江苏高院审结全国首例 涉及标准必要专利的专利侵权纠纷行政诉讼案

发表于 讨论求助 2020-12-08 21:37:50

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来源:微信公众平台“江苏高院”——知产视野栏目



江苏高院审结全国首例

涉及标准必要专利的专利侵权纠纷行政诉讼案

小编按:

本案纠纷实际上是台湾鸿海公司与嘉泽公司之间的交锋,这两家作为全球IT设备的接口设计、生产的龙头企业,且均系USB3.0贡献者协议的签约者,在知识产权领域的恩怨由来已久,USB3.0专利战火遍及境内外。本案最核心的问题在于判断专利是否为标准必要专利,落实到本案的情形,即是对被控侵权产品全面覆盖的专利某一权利要求是否属于实施标准所必要的权利要求进行判断。判断中,最大的争议又在于,专利某一权利要求属于被标准披露的技术特征与现有技术特征结合产生的权利要求,能否认定是实施标准所必要的权利要求。本案的判决结果或将直接影响到USB3.0电连接器的产业布局。,深刻探究USB3.0贡献者协议中对“必要权利要求”定义的内涵,从平衡专利技术贡献者及标准实施者之间的利益出发,对涉案专利权利要求是否为USB3.0贡献者协议定义的“必要权利要求”进行了准确界定。

【裁判要旨】

对于非强制性标准,在未不当损害标准实施者及潜在实施者利益的前提下,对贡献者贡献的专利范围的解释应严格遵循贡献者的意愿,一般不宜作不当的扩张性解释。如果专利权人贡献的范围仅是专利的独立权利要求,则不应当将从属权利要求纳入贡献范围,即便该从属权利要求中的附加技术特征属于现有技术特征。

一审:南京中院(2013)宁知行初字第4号行政判决书

二审:江苏高院(2014)苏知行终字第0002号行政判决书

【案情摘要】

富士康(昆山)电脑接插件有限公司(以下简称富士康昆山公司)与鸿海精密工业股份有限公司(以下简称台湾鸿海公司)系涉案“插座电连接器及插头电连接器”发明专利的共同专利权人。2012年7月9日,富士康昆山公司以葛芳销售的相关主板侵犯涉案专利权,向江苏省知识产权局(以下简称江苏知产局)请求处理。江苏知产局经处理,认定葛芳销售主板上的USB3.0插座电连接器落入该专利权的保护范围,其销售行为构成对该专利权的侵犯,遂作出《专利侵权纠纷处理决定书》,决定葛芳立即停止销售涉案侵权产品。葛芳不服,提起行政诉讼,认为被控侵权产品系来源于案外人嘉泽端子工业有限公司(以下简称台湾嘉泽公司)的关联公司,台湾嘉泽公司与专利权人之一台湾鸿海公司均是国际USB-IF协会制定的《通用串行总线3.0规范(修订版1.0)》(以下简称《USB3.0规范》)的技术贡献者。根据USB3.0规范、贡献者协议以及台湾鸿海公司的声明,可以证明涉案专利属于依据协议而贡献的专利,台湾鸿海公司已经向台湾嘉泽公司及其附属机构授予了使用涉案专利的权利,被控侵权产品获得了专利授权许可。

本案中,各方当事人对行政处理决定认定被控侵权产品落入涉案专利权利要求2、4的保护范围均无异议,葛芳主要对行政处理决定关于该两个权利要求并非属于《USB3.0贡献者协议》中所述的“必要权利要求”,也没有证据证明被控侵权产品得到专利权人授权许可的认定提出异议,认为属于认定事实不清、适用法律错误。,江苏知产局作出的行政处理决定具有相应的事实根据和法律依据,主要理由:

一、涉案权利要求2、4并非《USB3.0贡献者协议》规定的“必要权利要求”

被控侵权产品落入的是涉案专利的权利要求2和4,该两项权利要求均从属于权利要求1,因此权利要求2形成的整体技术方案应当包括权利要求1中的所有技术特征与权利要求2中的附加技术特征,权利要求4亦是如此。专利权人及葛芳对涉案专利权利要求1的技术特征被《USB3.0规范》所披露并无异议,就专利权利要求2而言,《USB3.0规范》只是规定了上、下堆叠的双层结构,但对于具体的双层结构未作出明示的规定,而涉案专利权利要求2的附加技术特征进一步描述了夹板及夹板将两个接口隔开等具体结构特征。葛芳对此亦不否认,只是认为未被《USB3.0规范》所明示规定的这些技术特征属于现有技术特征。就专利权利要求4而言,葛芳认可该权利要求中关于焊接脚、固定块等的附加技术特征没有在《USB3.0规范》中被明示规定,但亦属于现有技术特征。同时,葛芳强调现有技术特征与规范明示规定的技术特征结合产生的权利要求应当属于《USB3.0贡献者协议》中规定的“必要权利要求”。

对此,,对“必要权利要求”的正确理解,必须严格依据《USB3.0贡献者协议》的规定。根据协议中“必要权利要求”的定义可以看出,贡献者贡献其专利技术需要符合一定条件,一是为执行规范的技术特征,应当是在规范中明示的;二是只有是在商业上找不到合理可替代的无需侵权的方案时,才能被认定是“必要权利要求”。

根据上述理解,:

1、本案中专利权利要求2和4中的附加技术特征没有被《USB3.0规范》所明示规定,因此专利权利要求2和4不符合“必要权利要求”的条件之一。

2、葛芳在二审庭审中也认可专利权利要求2和4中的附加技术特征商业上存在其他可以替代的方案,只是认为采用专利方案可以实现质量提高和成本降低,而其他方案在商业成本上不具有竞争优势,故属于商业上无法回避的技术特征。,《USB3.0规范》定义的“必要权利要求”强调的是在商业上找不到合理可替代的无需侵权的方案,不能因为可替代方案不具有商业上的竞争优势,就认为其是不合理的,进而认为属于商业上无法回避的技术特征。况且葛芳也未举证证明其主张的可替代方案在商业上不具有竞争优势。

3、葛芳关于规范明示的技术特征与现有技术特征结合产生的权利要求为“必要权利要求”的主张不能成立,主要理由:(1)作为规范的采用者为了实施规范,如果其在商业上找不到合理的可替代方案而必须采用专利权利要求1,则该权利要求当然应当被认定为“必要权利要求”。但本案专利权利要求2和4中的附加技术特征未被规范所明示规定,即便该特征属于现有技术特征,但与其引用的专利权利要求1所形成的整体技术方案具备专利的新颖性和创造性,仍然受到专利法的保护,并不属于现有技术。鉴于涉案《USB3.0规范》并非强制性规范,因此针对贡献者贡献的专利范围的解释应严格遵循贡献者的意愿,不宜作不当的扩张性解释。本案中,作为贡献者的专利权人贡献的是专利权利要求1,而非权利要求2和4。如果仅仅因为权利要求2和4中的附加技术特征属于现有技术特征,就将整个权利要求解释为“必要权利要求”,则会将专利权人未贡献的权利要求2和4也纳入了贡献的范围,这显然突破了专利贡献者签订协议时所能预见的贡献范围,有损其利益。实际上,如果权利要求2和4中的附加技术特征可以在商业上找到合理替代的无需侵权的方案,对于实施规范的采用者而言,则既不会侵害贡献者的专利权,也不会妨碍其实施规范,更不会损害其利益。(2)基于《USB3.0规范》并非强制性规范的特点,同时考虑到该规范的实施需要相关参与者的相互协作才能完成,为了平衡专利贡献者与采用技术规范的公众之间的利益,需要清楚地划定两者之间的范围边界,既不能使专利贡献者借助技术规范不当扩大其专利权的垄断地位,侵害采用技术规范的公众利益,也要使专利贡献者拥有的并非为采用技术规范所必需的专利优化方案受到专利法的保护,从而鼓励专利贡献者将技术先进的专利加入到协议中,便于技术整合,促进科技进步。由此可见,《USB3.0贡献者协议》对“必要权利要求”作如此定义,既符合专利贡献者的利益,也不会不当损害采用规范的公众利益。因此,葛芳关于规范明示的技术特征与现有技术特征结合产生的权利要求属于“必要权利要求”的理解与《USB3.0贡献者协议》中的相关定义明显不符。

综上,涉案行政处理决定对专利权利要求2和4并非属于《USB3.0贡献者协议》所述的“必要权利要求”的认定正确。

二、没有任何证据证明被控侵权产品已经获得专利授权

《USB3.0规范》明确规定,其条款不提供明示的、暗示的、禁反言或其他形式的任何知识产权许可。《USB3.0贡献者协议》3.4条关于授予专利许可义务的规定,即使涉及的是专利的“必要权利要求”,也是在贡献者接到要求后授予许可证。而许可证的授予虽然应当基于免许可费且合理而非歧视条款,但仍可以采用某种方式调节。因此,规范及协议本身并不自动产生专利授权许可。况且,本案涉及的专利权利要求2和4,如上分析并不属于《USB3.0贡献者协议》定义的“必要权利要求”。台湾鸿海公司向台湾嘉泽公司出具的《声明稿》、双方签署的《保密契约书》及之后律师往来电子邮件只能表明台湾嘉泽公司向台湾鸿海公司提出了专利授权要求,双方就有关专利授权事宜进行过磋商,但不能证明双方最终已经达成专利授权许可协议,台湾鸿海公司向台湾嘉泽公司发放了许可证。因此,葛芳认为台湾嘉泽公司与台湾鸿海公司就USB3.0涉及的必要权利要求是明示的、已经完成的授权,缺乏依据。

一审判决:维持江苏知产局专利侵权纠纷处理决定;

二审判决:驳回上诉,维持原判决。



(合议庭:袁滔、沙永梅、刘莉)

延伸阅读:


(2014年12月24日《中国知识产权报》第11版http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014-12/24/content_48475.htm?div=1)


USB应运而生 国内厂商纠纷不断

随着计算机硬件飞速发展,外围设备日益增多,鼠标、打印机、U盘早已为人所熟知,数码相机、摄像头也接踵而至,可是这么多设备如何与计算机相连接?这就亟需一个使计算机与外部设备连接标准化、单一化的接口。于是,USB应运而生。

据工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所副所长游涛介绍,USB于1995年首次由英特尔、微软等7家公司组成的USB Implement Forum(下称USBIF组织)共同提出。该接口由于支持热插拔和即插即用的特点,一经发布立即引起电子产业高度关注。此后几年,USBIF组织又陆续提出USB1.0标准、USB1.1标准及USB2.0标准,不断提高外设数据传输速度。

2008年,由英特尔、微软等公司组成的USB 3.0 推广组公开发布了USB 3.0标准。新标准提供了10倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,最大传输带宽高达5.0Gbps。

“在接口结构方面,USB 3.0在USB2.0原有的4片金属触角的后部又新增了5片,其中,除有1片金属触角接地外,其余的4个主要负责USB 3.0信号数据传输,而这4个金属触角就是USB 3.0速度大幅提升的主要因素。”游涛表示。

USB3.0 A型公口

USB2.0 A型公口

值得一提的是,除英特尔、微软等国外公司,我国鸿海公司及台湾嘉泽端子同样也是USB3.0标准的技术贡献者。

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所代理人孙宝海在接受中国知识产权报记者采访时表示:“鸿海公司作为最大的代工企业,虽然市场规模很大,但是一直受制于客户在知识产权、市场和技术方面的优势地位,处于产业链的较低端。因此,鸿海公司一直在努力提高自己的研发能力和知识产权储备,努力尝试建立自主品牌产品,USB3.0标准必要专利的掌握,正是鸿海公司发展策略的收获和成果。”

作为全球IT设备的接口设计、生产龙头企业,又都是同业竞争者,鸿海公司与台湾嘉泽端子在知识产权领域多年前就恩怨不断。早在2000年,鸿海公司就曾控告台湾嘉泽端子侵犯其专利权。USB3.0标准发布后,一直忙着储备专利“跑马圈地”的鸿海公司又先发制人,再一次指控台湾嘉泽端子侵犯其专利权。

据了解,鸿海公司与台湾嘉泽端子这新一轮的专利攻防是围绕鸿海公司持有的涉案专利展开的。该专利涉及USB3.0接口的结构构造,属于USB3.0标准必要专利,

目前,国内多数USB3.0生产商均采取向鸿海公司取得授权的模式生产。鸿海公司认为,台湾嘉泽端子及其在中国大陆的子公司得意精密电子未遵循这一模式,擅自生产、销售了侵犯其涉案专利的USB产品。

于是,2012年7月,富士康公司向江苏省知识产权局提出对得意精密电子的侵权纠纷处理请求,请求责令得意精密电子立即停止制造并销售与USB3.0技术标准相关的专利产品,并销毁库存侵权产品和专用模具,以及其他产品包装、说明书宣传资料等。

接到通知书后,台湾嘉泽端子立即作出反应,一方面,以鸿海公司持有的涉案专利不具备创造性为由向专利复审委员会提出无效宣告请求;另一方面,,称鸿海公司违背了USB3.0技术贡献者协议中所规定的合同义务与承诺。

原来,早在2011年,台湾嘉泽端子与鸿海公司曾签署保密协议并准备依据USB3.0技术贡献者协议,就涉案专利及其他与USB3.0相关专利授权进行商讨。随后,当台湾嘉泽端子试图与鸿海公司进行进一步磋商时,鸿海公司便再无消息。让台湾嘉泽端子没想到的是,其等来的竟是鸿海公司向江苏省知识产权局提出侵权纠纷处理请求的消息。

台湾嘉泽端子认为,鸿海公司作为USB3.0技术贡献者协议签约方,有义务就其参与技术标准之贡献所涉及的专利权授予任何标准推广者或标准采用者非排他性的权利,而现今鸿海公司明显违背了USB3.0技术贡献者协议中所规定的义务,台湾嘉泽端子遂在美国提起反垄断诉讼。

不过,在美诉讼的结果却对台湾嘉泽端子十分不利,不论一审、二审,甚至台湾嘉泽端子向美国司法部提请的调查,均判定鸿海公司的行为不构成垄断。




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